Analyse: “Je hoeft geen slechte aanvraag in te dienen om een aanvraag te doen te kwader trouw: CeramTec (C-17/24)”

Coëxistentie van absolute weigeringsgronden en kwade trouw

Door Hanne Lammens Senior merken- en modellenadvocaat IP Hills | Ipsilon Groep

Vertaling uit het Engels met DeepL 

Op 19 juni 2025 heeft het Hof van Justitie zijn arrest gewezen in de zaak CeramTec tegen Coorstek (C-17 /24 ), een zaak die betrekking had op het naast elkaar bestaan van absolute weigeringsgronden en kwade trouw van de aanvrager in het kader van het EU-merkenrecht. In zijn arrest sloot het Hof zich aan bij de conclusie van advocaat-generaal Biondi en oordeelde dat de vaststelling van kwade trouw niet afhangt van het feit of het betrokken teken ook uitsluitend bestaat uit de vorm van waren die nodig is om een technisch resultaat te bereiken.

Feiten en kern van het geschil

In deze zaak had de Duitse fabrikant CeramTec, die heup- en knie-implantaten produceert, na het verstrijken van zijn octrooi drie EU-merken (een kleurmerk, een beeldmerk en een driedimensionaal merk) geregistreerd.

In december 2013 startte CeramTec een inbreukprocedure tegen het Amerikaanse bedrijf Coorstek. In reactie daarop vroeg Coorstek om nietigverklaring van de merken op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk, waarbij het aanvoerde dat CeramTec te kwader trouw had gehandeld bij het aanvragen van de merken.

Toen CeramTec de betwiste handelsmerken aanvroeg, was het van mening dat chroomoxide een technische rol speelde door bij te dragen aan de duurzaamheid van de keramische kogels die in medische implantaten worden gebruikt. Het bedrijf wilde de roze kleur, die het gevolg is van chroomoxide, als handelsmerk beschermen. Later bleek echter dat deze kleur geen technische functie had.

De merken waren dan ook niet in strijd met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk, waarin de volgende absolute weigeringsgrond is vastgelegd: “tekenen die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waren die noodzakelijk is om een technisch resultaat te verkrijgen”.

Er werd echter aangevoerd dat CeramTec op het moment van de aanvraag exclusieve rechten op een technische functie wilde verkrijgen en dat dit een merk was dat te kwader trouw was aangevraagd. CeramTec voerde aan dat een interpretatie van artikel 52, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk die het mogelijk maakt een merk te annuleren uitsluitend omdat de aanvrager de bescherming wilde uitbreiden tot een technische oplossing, zonder te bewijzen dat het merk daadwerkelijk een dergelijke bescherming zou bieden, artikel 7, lid 1, onder e), ii), zou ondermijnen en de verschillende doelstellingen van deze twee bepalingen zou verstoren.

Hulp van het Hof van Justitie vereist

Gezien deze omstandigheden besloot de Cour de cassation (Hof van Cassatie) de procedure te schorsen en de volgende (geherformuleerde) vragen voor een prejudiciële beslissing voor te leggen aan het Hof van Justitie:

1. Moet artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus worden uitgelegd dat de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder a), van die verordening, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van die verordening, en de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van die verordening autonoom zijn en elkaar uitsluiten?
2. Moet artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 aldus worden uitgelegd dat kwade trouw van de aanvrager van de inschrijving van een teken als merk, indien die inschrijving is aangevraagd na het verstrijken van een octrooi, uitsluitend kan worden gestaafd op basis van het oordeel van die aanvrager over de geschiktheid van dat teken om de voorheen door dat octrooi beschermde technische oplossing tot uitdrukking te brengen, ongeacht of dat teken uitsluitend bestaat uit de vorm van waren die noodzakelijk is om een technisch resultaat te verkrijgen, in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van die verordening?
3. Moet artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 aldus worden uitgelegd dat de kwade trouw van de aanvrager kan worden beoordeeld op basis van omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk?

De nietigheidsgronden zijn autonoom en sluiten elkaar niet uit

Het Hof van Justitie beantwoordt de eerste vraag in twee delen. In het eerste deel wordt onderzocht of de twee nietigheidsgronden autonoom zijn.

Ter ondersteuning van hun onafhankelijkheid wees het Hof op de structuur van artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009, waarin de punten a) en b) door een puntkomma worden gescheiden, wat wijst op verschillende rechtsgrondslagen.

Het Hof verwees ook naar de zaak Société des Produits Nestlé (C-215/14, punt 46), waarin werd bevestigd dat de weigeringsgronden in artikel 7 onafhankelijk van elkaar werken. Naar analogie concludeerde het Hof dat de nietigheidsgronden in artikel 52, lid 1, ook afzonderlijk moeten worden toegepast.

Het Hof benadrukte dat artikel 52, lid 1, in een bepaald aantal gevallen wordt toegepast, terwijl kwade trouw in een onbepaald aantal gevallen kan worden toegepast. Deze flexibiliteit dient het algemeen belang, aangezien zij ervoor zorgt dat de bescherming van merken niet kan worden misbruikt. Aangezien een merk krachtige, potentieel eeuwigdurende exclusieve rechten verleent, is het van essentieel belang te voorkomen dat aanvragers dergelijke rechten verkrijgen voor doeleinden die geen verband houden met het gebruik als aanduiding van de commerciële herkomst. Het streven om te voorkomen dat derden een eerder geoctrooieerde uitvinding gebruiken nadat het octrooi is verlopen, weerspiegelt duidelijk een doel dat verder gaat dan de legitieme functie van een merk.

Verder vergelijkt het Hof de doelstellingen van de verschillende gronden voor nietigheid. Artikel 52, lid 1, onder a), is gericht op merken die inherent niet voldoen aan de vereisten voor registratie, zoals merken die technische oplossingen monopoliseren, omdat zij niet als merk kunnen functioneren.

Artikel 52, lid 1, onder b), richt zich daarentegen op het gedrag van de aanvrager. Het heeft tot doel misbruik van het merkenstelsel te voorkomen door oneerlijke bedoelingen te bestraffen, ongeacht of het merk zelf registreerbaar is.

Het Hof concludeert dat kwade trouw (artikel 52, lid 1, onder b)) en absolute gronden (artikel 52, lid 1, onder a), onder verwijzing naar artikel 7) onafhankelijke gronden voor nietigheid zijn.

Deze zaak onderstreept het belang van het niet definiëren van kwade trouw. Zelfs als chroomoxide een technisch effect zou hebben, zou artikel 7, lid 1, onder e), ii), mogelijk niet van toepassing zijn geweest, aangezien dit artikel betrekking heeft op vormen die nodig zijn om een technisch resultaat te bereiken. In dit geval was de roze kleur slechts een bijproduct van het chroomoxide en niet essentieel voor het bereiken van een technisch resultaat. Bovendien vormt kleur geen vorm. Deze laatste leemte werd opgevuld door Verordening (EU) 20 1 5/2424, die de bepaling uitbreidde met “of een ander kenmerk”, waardoor ook kenmerken zoals kleur onder de bepaling vallen. Het open karakter van de grond van kwade trouw blijft in dergelijke gevallen cruciaal, omdat hierdoor mogelijk misbruik van registraties nog steeds kan worden aangevochten.

Wat het tweede deel van de eerste vraag betreft, oordeelde het Hof dat de twee absolute gronden voor nietigheid op grond van artikel 52, lid 1, onder a) en b), van Verordening 207/2009 elkaar niet uitsluiten. Een merk kan op grond van een van beide of beide gronden ongeldig worden verklaard, afhankelijk van het geval, en er is geen wettelijke verplichting om slechts één grond toe te passen.

Beoordeling van kwade trouw bij merkaanvragen na het verstrijken van het octrooi

Het Hof verduidelijkte dat op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van Verordening 207/2009 de vaststelling van kwade trouw bij de registratie van een merk kan worden gebaseerd op de intentie van de aanvrager om zijn monopolierechten te verlengen nadat een octrooi is verlopen. Dit omvat ook de opvatting van de aanvrager dat het teken een eerder geoctrooieerde technische oplossing uitdrukt, zelfs als het teken niet onder de uitzondering voor vormen van artikel 7, lid 1, onder e), ii), valt. Om kwade trouw aan te tonen, moeten de autoriteiten een reeks factoren beoordelen, zoals de oorsprong van het teken, het gebruik ervan, de reikwijdte van het verlopen octrooi, commerciële motieven en de tijdlijn van de gebeurtenissen.

Het is van essentieel belang om onderscheid te maken tussen de doelen die octrooien en merken dienen. Hoewel beide vormen van intellectuele eigendom elkaar kunnen aanvullen, zijn ze bedoeld om in afzonderlijke domeinen te functioneren. Bijgevolg is een merk dat de kenmerken van een octrooi effectief maskeert of repliceert, waarschijnlijk ongeldig, hetzij omdat het louter functionele elementen beschermt, hetzij omdat het is geregistreerd met de bedoeling de eerlijke concurrentie te verstoren.

Het Hof merkt ook op dat factoren die relevant zijn voor relatieve weigeringsgronden kunnen bijdragen tot een vaststelling van kwade trouw op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, zelfs indien niet volledig aan die gronden is voldaan. De grenzen van deze redenering blijven onzeker – kan bijvoorbeeld het bewust aanvragen van een beschrijvend merk worden beschouwd als bewijs van kwade trouw?

Tijdstip van beoordeling van kwade trouw bij merkaanvragen

Het Hof heeft verduidelijkt dat op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te kwader trouw moet worden beoordeeld op basis van de intenties van de aanvrager op het moment van indiening van de merkaanvraag. Hoewel latere omstandigheden kunnen dienen als bewijs voor de intenties van de aanvrager op dat moment, kunnen zij geen perceptie veranderen of creëren die op het moment van indiening niet bestond. Met andere woorden, alleen feiten en kennis waarover de aanvrager bij de aanvraag beschikte, zijn relevant; latere ontwikkelingen die op dat moment nog niet bekend waren, kunnen achteraf geen kwade trouw aantonen.

Mening van de auteur

Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak CeramTec tegen Coorstek versterkt de essentiële rol van de doctrine van kwade trouw bij het waarborgen van de integriteit van het EU-merkenstelsel. Door te bevestigen dat kwade trouw en de absolute weigeringsgronden van artikel 7 autonoom zijn en naast elkaar kunnen bestaan, geeft het Hof een duidelijk signaal af: merkrechten mogen niet worden gebruikt als achterdeur om verlopen octrooimonopolies te verlengen.

Belangrijk is dat in het arrest wordt vastgesteld dat er sprake kan zijn van kwade trouw, zelfs wanneer een merk niet onder de vormuitsluiting van artikel 7, lid 1, onder e), ii), valt, zolang de aanvrager de bedoeling had om de beperkingen van de octrooibescherming te omzeilen. Het Hof legt de nadruk op de beoordeling van kwade trouw op basis van de gemoedstoestand van de aanvrager op het moment van de aanvraag, terwijl latere feiten licht kunnen werpen op die bedoelingen, wat een evenwichtige en eerlijke benadering is.

Deze beslissing behartigt terecht het algemeen belang door te bevestigen dat merken geen instrumenten zijn om technische oplossingen te monopoliseren nadat het octrooi is verlopen. Het arrest benadrukt ook waarom het open karakter van artikel 52, lid 1, onder b), cruciaal blijft: het fungeert als een noodzakelijk vangnet in gevallen waarin aanvragers gebruikmaken van juridische grijze zones om oneerlijke voordelen te behalen.

Bronnen:

Zaak C‑17/24, CeramTec GmbH tegen Coorstek Bioceramics LLC, ECLI:EU:C:2025:455.

VERORDENING (EG) Nr. 207/2009 VAN DE RAAD van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

VERORDENING (EU) 2015/2424 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie (EG) nr. 2868/95 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie betreffende de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen