De evolutie van uw merk bijhouden

Is uw merk in ontwikkeling? Hoe ver kunt u gaan voordat u een nieuwe merkregistratie nodig hebt?

Door Mariya Nikolova Merken | Ontwerpen Advocaat IP Hills | Ipsilon Groep

Vertaling uit het Engels met DeepL 

Merken evolueren samen met de bedrijven die ze vertegenwoordigen. Logo’s worden vernieuwd, kleurenpaletten worden aangepast en slogans worden verfijnd om nieuwe doelgroepen te bereiken. Maar als een handelsmerk eenmaal is geregistreerd, hoeveel vrijheid heeft de houder dan om het te vernieuwen zonder de bescherming te verliezen? Moet elke variatie een nieuwe registratie zijn?

Een voorbeeld van merkevolutie: het Shell-logo

Sinds 1900 is het symbool van Shell geëvolueerd van een naturalistische schelp naar een strakke, minimalistische vorm in opvallend rood en geel. Als we naar deze opeenvolgende versies kijken, kunnen we ons afvragen: moest elke versie echt opnieuw worden geregistreerd?

Het wettelijke kader: flexibiliteit binnen bepaalde grenzen

Het EU-merkenrecht erkent dat merken levende activa zijn. Op grond van artikel 16, lid 5, onder a), EUTMD en artikel 18, lid 1, onder a), EUTMR geldt het gebruik van een merk in een licht gewijzigde vorm nog steeds als normaal gebruik, mits de wijzigingen het onderscheidend vermogen ervan niet aantasten.

Dit beginsel biedt enige flexibiliteit, waardoor bedrijven die een merkregistratie bezitten, hun merk kunnen vernieuwen zonder automatisch de bescherming van hun bestaande registratie te verliezen. De merkeigenaren kunnen hun rechten blijven uitoefenen en zich verdedigen tegen inbreukmakers, terwijl ze een betwisting wegens niet-gebruik kunnen vermijden, zelfs als de gebruikte versie niet identiek is aan het geregistreerde merk.

De kernvraag: is het onderscheidend vermogen veranderd?

De kernvraag is of de bijgewerkte versie van het merk hetzelfde onderscheidende karakter behoudt. Eenvoudig gezegd: zou de gemiddelde consument het nog steeds zien als een identificatie van hetzelfde bedrijf?

Als consumenten de bijgewerkte versie van het merk nog steeds met hetzelfde bedrijf associëren, blijft de bestaande registratie normaal gesproken bescherming bieden. Maar wanneer de bijgewerkte versie de algemene indruk zo sterk verandert dat het publiek het als een nieuw merk zou zien, biedt de oude registratie geen bescherming meer.

De EUIPN Common Practice 8 (CP8) beschrijft hoe deze beoordeling moet worden uitgevoerd aan de hand van een tweestaps-test.

Stap 1: Bepaal de onderscheidende essentie van het geregistreerde merk.

De eerste stap is om te bepalen welke elementen het geregistreerde merk zijn onderscheidend vermogen geven en in welke mate. CP8 richt zich op drie aspecten:

• Onderscheidend vermogen: welke elementen duiden op de commerciële herkomst en zijn niet louter een beschrijving van de waren of diensten?
• Visuele dominantie: welk element valt het meest op voor de consument, door zijn grootte, kleur of positie?
• Interacties: hoe werken de verschillende onderdelen van het merk samen? Versterken ze elkaar of vormen ze een nieuwe eenheid met een andere betekenis?

Stap 2: Vergelijk de bijgewerkte versie met het geregistreerde formulier.

Zodra de onderscheidende essentie is vastgesteld, is de vraag of de bijgewerkte versie die in het handelsverkeer wordt gebruikt, die essentie nog steeds weergeeft. De beoordeling richt zich op toegevoegde, weggelaten of gewijzigde elementen en houdt rekening met de algemene indruk vanuit het perspectief van de gemiddelde consument.

Belangrijk is dat een merk met een sterk onderscheidend vermogen meer variatie kan verdragen; een zwak of beschrijvend merk is zelfs kwetsbaar voor kleine wijzigingen.

Wanneer valt een wijziging nog steeds onder de bestaande registratie? Toevoegingen, weglatingen en wijzigingen

Volgens de CP8 zijn er drie belangrijke manieren waarop een merk kan veranderen, namelijk door toevoegingen, weglatingen en wijzigingen.

1. Toevoegingen

Wanneer een element wordt toegevoegd, hangt het effect daarvan af van het onderscheidend vermogen ervan. Het toevoegen van een zwak of niet-onderscheidend element, zoals een beschrijvende term (bijvoorbeeld “BIO”, “LTD” of “sinds 1980”), een eenvoudige achtergrond, een gangbare vorm of een basiskleur, heeft normaal gesproken geen invloed op het onderscheidend vermogen van het merk. In het geval van AINHOA was het geregistreerde merk bijvoorbeeld “AINHOA” en viel de bijgewerkte versie die in gebruik was, “AINHOA BIO”, nog steeds onder de registratie, aangezien “BIO” beschrijvend is.

Het toevoegen van een nieuw onderscheidend element dat een wisselwerking heeft met het bestaande merk kan echter het onderscheidend vermogen ervan veranderen. In de zaak TACK bijvoorbeeld veranderde de toevoeging van het woord “CEYS” de perceptie van de consument, omdat het een nieuwe gecombineerde uitdrukking vormde die een afzonderlijke registratie vereiste.

2. Weglatingen

Wanneer een element wordt verwijderd, hangt het effect daarvan af van de vraag of dat element onderscheidend was. Het weglaten van iets dat louter beschrijvend is, heeft doorgaans geen invloed op de bescherming. In de zaak Diacol Portugal heeft het weglaten van “Portugal” bijvoorbeeld geen invloed op de bescherming. Het verwijderen van een onderscheidend element kan echter de identiteit van het merk fundamenteel veranderen. Toen bijvoorbeeld “TV” uit “FASHION TV” werd geschrapt, waardoor alleen “FASHION” overbleef, werd het onderscheidend vermogen gewijzigd, omdat “TV” het geregistreerde merk herkenbaar maakte.

Bijzondere voorzichtigheid is geboden wanneer het onderscheidend vermogen van een merk voortkomt uit een combinatie van elementen die op zichzelf zwak zijn. In dergelijke gevallen kan zelfs het verwijderen van een ogenschijnlijk onbelangrijk onderdeel het onderscheidend vermogen van het geregistreerde teken veranderen.

3. Wijzigingen

Wijzigingen in de lay-out, het lettertype of de kleur zijn doorgaans aanvaardbare variaties, zolang het merk herkenbaar blijft. Voor woordmerken kunnen het lettertype of het gebruik van hoofdletters vrij worden gewijzigd, mits het woord zelf nog leesbaar en herkenbaar is. Voor beeldmerken is het vernieuwen van het ontwerp aanvaardbaar als de onderscheidende vorm of het onderscheidende symbool nog steeds herkenbaar is. Maar als het onderscheidend vermogen van het merk voornamelijk voortkomt uit het ontwerp zelf, kunnen zelfs kleine wijzigingen het onderscheidend vermogen ervan veranderen. Puur figuratieve of zwakke merken zijn bijzonder kwetsbaar. Bij samengestelde merken kan het wijzigen van het figuratieve deel, als dat het grootste deel van het onderscheidend vermogen draagt, doorslaggevend zijn. Wanneer zowel woord- als beeldelementen bijdragen aan het onderscheidend vermogen, moeten beide worden behouden.

Terug naar het voorbeeld van Shell: hoeveel verandering is te veel?

Als we terugkijken naar het Shell-voorbeeld, kunnen we de evolutie ervan beoordelen aan de hand van de tweestaps-test van CP8: eerst bepalen welke elementen het geregistreerde merk zijn onderscheidend vermogen geven, en vervolgens vaststellen of toevoegingen, weglatingen of wijzigingen in de bijgewerkte versies dat vermogen hebben veranderd.

De registratie uit 1900 toonde een realistische sint-jakobsschelp gezien van bovenaf. De versie uit 1904 introduceerde een symmetrische, rechtopstaande schelp met stralende lijnen, wat neerkomt op een volledig nieuw ontwerp in plaats van een loutere wijziging. Tussen 1904 en 1930 werd de schelp geleidelijk verfijnd door kleine aanpassingen aan de omtrek en details, die waarschijnlijk onder de registratie uit 1904 zouden blijven vallen.

In 1948 zorgden de toevoeging van het vetgedrukte woord “SHELL”, het rode en gele kleurenpalet en de vereenvoudigde omtrek voor een verschuiving in het onderscheidende karakter van de merken, wat een nieuwe registratie rechtvaardigde. De updates van 1955 en 1961 omvatten slechts kleine wijzigingen in de lijnen, schaduwen en kleur, waaronder een rode achtergrond, zodat ze waarschijnlijk onder de registratie van 1948 beschermd zouden zijn gebleven.

Het herontwerp van 1971 introduceerde een strakkere, geometrische schelpvorm omlijst door een opvallende rode rand, rode stralende lijnen en een nieuwe plaatsing van de tekst. Hoewel het nieuwe ontwerp enigszins herkenbaar bleef, gingen de wijzigingen verder dan de aanvaardbare aanpassingen en was het indienen van een nieuwe registratie de veiligere optie. De update van 1995 betrof slechts een verfijning van het lettertype van het woordelement en zou daarom onder de eerdere registratie van 1971 vallen.

In 1999 werd het woord “SHELL” weggelaten, waardoor alleen het schelpsymbool overbleef. Volgens CP8 kan het weglaten van een onderscheidend element het onderscheidend vermogen van een merk veranderen, maar in dit geval zou het weglaten, gezien de lagere plaatsing van het woord element en de dominantie van het schelpontwerp, een aanvaardbare variatie zijn. Het merk uit 1999 zou waarschijnlijk beschermd zijn gebleven door de registratie uit 1971, hoewel een afzonderlijke figuratieve aanvraag een verstandige stap was om duidelijkheid en afdwingbaarheid te garanderen.

Mening van de auteur

Merkupdates zijn een natuurlijk onderdeel van bedrijfsontwikkeling. De wet staat een redelijke evolutie toe, maar geen heruitvinding onder dezelfde registratie. Als een update aanzienlijk is, is het verstandig om een nieuw merk in te dienen. Het nadeel is dat de nieuwe aanvraag de eerdere registratiedatum verliest, wat van cruciaal belang kan zijn voor de handhaving tegen later ingediende merken of potentiële inbreukmakers.

Tegelijkertijd brengt het niet registreren van de bijgewerkte versie ook risico’s met zich mee. Als de nieuwe versie aanzienlijk verschilt van wat is geregistreerd, kan deze niet langer als “echt gebruik” worden beschouwd. Dat kan de registratie kwetsbaar maken voor een betwisting wegens niet-gebruik en uw vermogen om deze in geschillen af te dwingen, verzwakken.

De doorslaggevende factor is hoe consumenten de verandering zien: als de update kan worden gezien als een rebranding, is een nieuwe aanvraag meestal de veiligere optie om de afdwingbaarheid en het bewijs van gebruik te behouden.

Bronnen:

CP8 Algemene praktijk (https://www.tmdn.org/publicwebsite/#/practices/1819724)

EUIPO-richtsnoeren (https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2227312/trade-mark-guidelines/6-2-use-of-the-mark-as-registered-or-of-a-variation-thereof)

23/09/2015, T‑426/13, AINHOA, EU:T:2015:669 – beroep afgewezen, 16/06/2016, C‑611/15 P, AINHOA, EU:C:2016:463

10/10/2018, T-24/17 , D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668

24/01/2017, T-258/08, DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22

13/05/2020, R 1221/2018-4, Fashion TV