Suivre l’évolution de votre marque

Votre marque évolue-t-elle ? Jusqu’où pouvez-vous aller avant d’avoir besoin d’un nouvel enregistrement de marque ?

Par Mariya Nikolova Marques | Avocate spécialisée en dessins et modèles IP Hills | Ipsilon Group

Traduction depuis l’anglais avec DeepL

Les marques évoluent parallèlement aux entreprises qu’elles identifient. Les logos sont redessinés, les palettes de couleurs sont ajustées et les slogans sont affinés pour toucher de nouveaux publics. Mais une fois qu’une marque a été enregistrée, quelle liberté le titulaire de la marque a-t-il pour la rafraîchir sans perdre sa protection ? Chaque variation doit-elle faire l’objet d’un nouvel enregistrement ?

Un exemple d’évolution de marque : le logo Shell

Depuis 1900, le symbole de Shell a évolué, passant d’un coquillage naturaliste à une forme épurée et minimaliste, dans des tons rouges et jaunes vifs. En regardant ces versions successives, on peut se demander : chaque version a-t-elle vraiment nécessité un nouvel enregistrement ?

Le cadre juridique : une flexibilité dans certaines limites

Le droit européen des marques reconnaît que les marques sont des actifs vivants. En vertu de l’article 16, paragraphe 5, point a), du règlement sur la marque de l’Union européenne (EUTMD) et de l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement sur la marque de l’Union européenne (EUTMR), l’utilisation d’une marque sous une forme légèrement différente est toujours considérée comme un usage sérieux, à condition que les modifications n’altèrent pas son caractère distinctif.

Ce principe offre une certaine flexibilité, permettant aux entreprises qui possèdent un enregistrement de marque de rafraîchir leur marque sans perdre automatiquement la protection offerte par leur enregistrement existant. Les propriétaires de marques peuvent continuer à faire valoir leurs droits et à se défendre contre les contrefacteurs, tout en évitant une contestation pour non-usage, même si la version utilisée n’est pas identique à la marque enregistrée.

La question centrale : le caractère distinctif a-t-il changé ?

La question centrale est de savoir si la version mise à jour de la marque conserve le même caractère distinctif. En termes simples : le consommateur moyen continuerait-il à l’identifier comme appartenant à la même entreprise ?

Si les consommateurs associent toujours la version mise à jour de la marque à la même entreprise, l’enregistrement existant continuera normalement à offrir une protection. Mais lorsque la version mise à jour modifie tellement l’impression générale que le public la considère comme une nouvelle marque, l’ancien enregistrement ne la protège plus.

La pratique commune 8 (CP8) de l’EUIPN définit la manière de procéder à cette évaluation à l’aide d’un test en deux étapes.

Étape 1 : identifier l’essence distinctive de la marque enregistrée.

La première étape consiste à déterminer quels éléments confèrent à la marque enregistrée son caractère distinctif et dans quelle mesure. La CP8 se concentre sur trois aspects :

• Caractère distinctif : quels éléments indiquent l’origine commerciale plutôt que de simplement décrire les produits ou services ?
• Dominance visuelle : quel élément ressort le plus pour le consommateur, par sa taille, sa couleur ou sa position ?
• Interactions : comment les différents composants de la marque fonctionnent-ils ensemble ? Se renforcent-ils mutuellement ou forment-ils une nouvelle unité avec une signification différente ?

Étape 2 : Comparer la version mise à jour avec le formulaire enregistré.

Une fois l’essence distinctive identifiée, la question est de savoir si la version mise à jour utilisée dans le commerce transmet toujours cette essence. L’évaluation se concentre sur les éléments ajoutés, omis ou modifiés et examine l’impression générale du point de vue du consommateur moyen.

Il est important de noter qu’une marque fortement distinctive peut tolérer davantage de variations, tandis qu’une marque faible ou descriptive est vulnérable même à des changements modestes.

Quand un changement est-il toujours couvert par l’enregistrement existant ? Ajouts, omissions et modifications

Selon le CP8, une marque peut changer de trois manières principales, à savoir par des ajouts, des omissions et des modifications.

1. Ajouts

Lorsqu’un élément est ajouté, l’impact dépend de son caractère distinctif. L’ajout d’un élément faible ou non distinctif, tel qu’un terme descriptif (par exemple « BIO », « LTD » ou « depuis 1980 »), un fond simple, une forme courante ou une couleur de base, n’affecte généralement pas le caractère distinctif de la marque. Par exemple, dans l’affaire AINHOA, la marque enregistrée était « AINHOA » et la version mise à jour utilisée, « AINHOA BIO », était toujours couverte par l’enregistrement, car « BIO » est descriptif.

Toutefois, l’ajout d’un nouvel élément distinctif qui interagit avec la marque existante peut modifier son caractère distinctif. Dans l’affaire TACK, par exemple, l’ajout du mot « CEYS » a modifié la perception des consommateurs, car il formait une nouvelle expression combinée qui nécessitait un enregistrement distinct.

2. Omissions

Lorsqu’un élément est supprimé, l’effet dépend du caractère distinctif de cet élément. L’omission d’un élément purement descriptif n’affecte généralement pas la protection. Par exemple, dans l’affaire Diacol Portugal, l’omission de « Portugal » n’affecte pas la protection. Cependant, la suppression d’un élément distinctif peut modifier fondamentalement l’identité de la marque. Par exemple, lorsque « TV » a été supprimé de « FASHION TV », ne laissant que « FASHION », le caractère distinctif a été modifié, car c’était « TV » qui rendait la marque enregistrée reconnaissable.

Une prudence particulière s’impose lorsque le caractère distinctif d’une marque provient d’une combinaison d’éléments par ailleurs faibles. Dans de tels cas, la suppression d’un élément même apparemment mineur peut modifier le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.

3. Modifications

Les changements de mise en page, de police ou de couleur sont généralement acceptables tant que la marque reste reconnaissable. Pour les marques verbales, la police ou la capitalisation peuvent varier librement si le mot lui-même reste lisible et identifiable. Pour les marques figuratives, il est acceptable de rafraîchir le dessin si la forme ou le symbole distinctif reste reconnaissable. Mais si le caractère distinctif de la marque provient principalement du dessin lui-même, même de petits changements peuvent altérer son caractère distinctif. Les marques purement figuratives ou faibles sont particulièrement vulnérables. Dans les marques composites, si la partie figurative est la principale source du caractère distinctif, sa modification peut être décisive. Lorsque les éléments verbaux et figuratifs contribuent tous deux au caractère distinctif, ils doivent être préservés.

Revenons à l’exemple de Shell : à partir de quand un changement est-il excessif ?

En revenant sur l’exemple de Shell, nous pouvons évaluer son évolution à l’aide du test en deux étapes du CP8 : identifier d’abord les éléments qui confèrent à la marque enregistrée son caractère distinctif, puis déterminer si un ajout, une omission ou une modification dans les versions mises à jour a altéré ce caractère.

L’enregistrement de 1900 représentait une coquille Saint-Jacques réaliste vue de dessus. La version de 1904 introduisait une coquille symétrique et verticale avec des lignes rayonnantes, ce qui représentait une refonte complète plutôt qu’une simple modification. Entre 1904 et 1930, la coquille a été progressivement affinée grâce à des ajustements mineurs de son contour et de ses détails, qui auraient probablement été couverts par l’enregistrement de 1904.

En 1948, l’ajout du mot « SHELL » en caractères gras, la palette de couleurs rouge et jaune et le contour simplifié ont modifié le caractère distinctif des marques, justifiant un nouvel enregistrement. Les mises à jour de 1955 et 1961 n’ont comporté que des modifications mineures des lignes, des ombres et de la couleur, y compris un fond rouge, de sorte qu’elles auraient probablement continué à être protégées par l’enregistrement de 1948.

La refonte de 1971 a introduit une forme de coquillage plus épurée et géométrique, encadrée par une bordure rouge audacieuse, des lignes rouges rayonnantes et un libellé repositionné. Bien que le nouveau design soit resté quelque peu reconnaissable, les changements allaient au-delà des modifications acceptables, et le dépôt d’un nouvel enregistrement était l’option la plus sûre. La mise à jour de 1995 s’est contentée d’affiner la police de caractères de l’élément verbal et aurait donc été couverte par l’enregistrement antérieur de 1971.

En 1999, le mot « SHELL » a été omis, ne laissant que le symbole de la coquille. En vertu de la CP8, l’omission d’un élément distinctif peut modifier le caractère distinctif d’une marque, mais dans ce cas précis, étant donné le placement plus bas de l’élément verbal et la prédominance du dessin de la coquille, l’omission serait une variation acceptable. La marque de 1999 aurait probablement continué à être protégée par l’enregistrement de 1971, mais un dépôt figuratif distinct était une mesure prudente pour garantir la clarté et l’applicabilité.

Opinion de l’auteur

Les mises à jour de marque font naturellement partie du développement commercial. La loi autorise une évolution raisonnable, mais pas une réinvention sous le même enregistrement. Si une mise à jour est importante, il serait judicieux de déposer une nouvelle marque. Le compromis est que le nouveau dépôt perd la date d’enregistrement antérieure, ce qui peut être crucial pour faire valoir ses droits contre des marques déposées ultérieurement ou des contrefacteurs potentiels.

Dans le même temps, ne pas enregistrer la version mise à jour comporte ses propres risques. Si la nouvelle version diffère considérablement de celle qui est enregistrée, elle peut ne plus être considérée comme une « utilisation authentique ». Cela pourrait rendre l’enregistrement vulnérable à une contestation pour non-utilisation et affaiblir votre capacité à le faire respecter en cas de litige.

Le facteur décisif est la façon dont les consommateurs perçoivent le changement : si la mise à jour peut être considérée comme un changement de marque, un nouveau dépôt est généralement l’option la plus sûre pour maintenir la force exécutoire et la preuve d’utilisation.

Sources :

CP8 Pratique courante (https://www.tmdn.org/publicwebsite/#/practices/1819724)

Lignes directrices de l’EUIPO (https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2227312/trade-mark-guidelines/6-2-use-of-the-mark-as-registered-or-of-a-variation-thereof)

23/09/2015, T‑426/13, AINHOA, EU:T:2015:669 – appel rejeté, 16/06/2016, C‑611/15 P, AINHOA, EU:C:2016:463

10/10/2018, T-24/17 , D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668

24/01/2017, T-258/08, DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22

13/05/2020, R 1221/2018-4, Fashion TV