Crossing lines in advertising

Door Varvara Riasnaia Trademark Paralegal Ipsilon Benelux | Ipsilon Group

Vertaling uit het Engels met DeepL

Reclame is de motor van handel en vooruitgang. Een van de kernaspecten van hedendaagse reclame is vergelijking. Fabrikanten en leveranciers proberen hun producten te laten opvallen door de voordelen ervan te laten zien door ze te vergelijken met de producten van de concurrenten. Dit type reclame verscheen voor het eerst in de jaren 1970 in de Verenigde Staten. Sindsdien heeft deze marketingstrategie zich geleidelijk ontwikkeld en zijn er in verschillende landen verschillende wettelijke maatregelen genomen om vergelijkende reclame te reguleren. Deze blogpost schetst in het kort het wettelijke kader rond vergelijkende reclame in de Europese Unie (EU) en beroemde jurisprudentie met betrekking tot vergelijkende reclame en merkinbreuk.

Vergelijkende reclame: definitie en rechtsgrondslag in de Europese Unie

Het belangrijkste rechtsinstrument dat vergelijkende reclame in de EU regelt, is Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (hierna de Richtlijn inzake vergelijkende reclame genoemd). Volgens artikel 2 van deze richtlijn is vergelijkende reclame elke vorm van reclame “waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd”. De Richtlijn Vergelijkende Reclame stelt de voorwaarden vast waaronder vergelijkende reclame is toegestaan en zorgt ervoor dat dergelijke reclame de consument niet misleidt en de reputatie van concurrenten niet schaadt. De belangrijkste vereisten zijn als volgt:

Objectieve vergelijking: De vergelijking moet gebaseerd zijn op objectieve kenmerken, zoals prijs, kwaliteit of andere meetbare kenmerken, en mag de feitelijke basis van de vergelijking niet verstoren.

Homogeniteit: De vergeleken goederen of diensten moeten hetzelfde doel hebben of aan dezelfde behoeften voldoen.

Niet-misleidend: De advertentie mag consumenten niet misleiden of verwarren over de aard, eigenschappen of wettelijke status van de producten of diensten die worden vergeleken.

Geen risico op kleinering: De vergelijking mag de handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent niet in diskrediet brengen of oneerlijk aanvallen.

Eerlijke concurrentie: De vergelijking mag geen oneerlijk voordeel halen uit de reputatie of het handelsmerk van een concurrent.

Geen parasitair gebruik: Het is verboden om goederen of diensten te presenteren als imitaties of replica’s van andere goederen of diensten waarop een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam is toegepast.

Geen verwarring: De advertentie mag geen verwarring scheppen tussen het product van de adverteerder en dat van de concurrent, vooral als het gaat om merkidentiteit.

Vergelijkende reclame en schending van handelsmerken

Uit de overwegingen van de Richtlijn Vergelijkende Reclame kan worden opgemaakt dat de Europese wetgever vrij positief staat tegenover vergelijkende reclame, aangezien deze de concurrentie tussen leveranciers kan bevorderen ten voordele van de consument, wat een van de doelstellingen van de interne markt is.

De overwegingen 13 tot en met 15 stellen dat de maatregel om de goederen of diensten van een concurrent te identificeren door te verwijzen naar een merk waarvan laatstgenoemde de houder is, onmisbaar kan zijn om vergelijkende reclame doeltreffend te maken, ondanks het feit dat de houder het exclusieve recht heeft om te voorkomen dat derden die niet zijn toestemming hebben, zijn merk gebruiken. Dergelijk gebruik van het merk van een derde in vergelijkende reclame moet echter voldoen aan alle relevante voorwaarden van de Richtlijn Vergelijkende Reclame.

De vraag of vergelijkende reclame nog steeds inbreuk kan maken op exclusieve merkrechten, zelfs wanneer deze voldoet aan alle cumulatieve voorwaarden die zijn opgenomen in de Richtlijn Vergelijkende Reclame, werd behandeld in de baanbrekende zaken O2 Holdings v. Hutchison in 2008 en L’Oréal v. Bellure in 2009.

O2 Holdings Limited (O2), een Britse mobiele provider, spande een rechtszaak aan tegen zijn concurrent, Hutchinson 3G Limited (H3G), over een advertentie waarin de mobiele dienst van H3G werd vergeleken met die van O2. De advertentie bevatte afbeeldingen van bellen, een symbool dat nauw geassocieerd wordt met de producten van O2, waarvoor O2 meerdere gedeponeerde handelsmerken bezit. Als gevolg hiervan spande O2 een rechtszaak aan tegen H3G wegens inbreuk op haar “bubbles trademarks”.

De zaak bereikte uiteindelijk het Europese Hof van Justitie (HvJ), dat de volgende vraag beantwoordde: moet artikel 5, lid 1, onder b), van merkenrichtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk een derde kan verbieden een met het merk overeenstemmend teken te gebruiken in vergelijkende reclame voor waren of diensten die gelijk zijn aan of soortgelijk zijn aan die waarop het merk betrekking heeft, zelfs wanneer dit gebruik geen verwarringsgevaar bij het publiek doet ontstaan? In het onderhavige geval heeft het gebruik van deze belafbeelding door H3G de consument niet in verwarring gebracht over de herkomst van de diensten. De advertentie creëerde in zijn geheel geen commerciële band tussen de partijen die betrokken waren bij het geschil.

Het Hof beantwoordde deze vraag negatief, aangezien het gebruik van een soortgelijk teken niet leidde tot verwarring bij het publiek. De advertentie voldeed aan het vereiste van artikel 3 bis, lid 1, onder d), van Richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/55 – namelijk dat zij geen verwarring op de markt creëerde – op grond waarvan vergelijkende reclame was toegestaan.

Een andere belangrijke zaak met betrekking tot het gebruik van handelsmerken in vergelijkende reclame is L’Oréal v. Bellure. In deze zaak verkocht Bellure replica parfums en vergeleek deze in haar reclame met de parfums van L’Oréal. Omdat de verpakkingen van Bellure sterk leken op die van L’Oréal, verschaften ze vergelijkingslijsten waarop stond welke Bellure parfums overeenkwamen met die van L’Oréal. L’Oréal klaagde Bellure aan voor merkinbreuk. De zaak kwam voor het Hof van Beroep, dat verschillende vragen voorlegde aan het Hof van Justitie.

Krachtens artikel 3 bis, lid 1, onder g), van Richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/55, is reclame verboden wanneer daarbij “ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van een merk”. Het Hof verduidelijkte dat hiervan sprake is wanneer een derde een teken gebruikt dat lijkt op een bekend merk om “in de voetsporen te treden” van het merk en te profiteren van de reputatie en publieke aantrekkingskracht ervan, en om te profiteren van de marketinginspanningen van de merkhouder die zijn geïnvesteerd in het opbouwen en onderhouden van het imago van het merk, zonder financiële compensatie te bieden.

Het Hof verduidelijkte ook dat de voorwaarde dat vergelijkende reclame goederen niet als imitaties of replica’s mag voorstellen, geldt voor elke imitatie, niet alleen voor namaakgoederen. Bovendien was deze voorwaarde niet alleen van toepassing op advertenties die imitatie direct promootten, maar ook op advertenties die dit indirect suggereerden door de algemene presentatie en economische context.

Aangezien Bellure de reputatie van L’Oréal wilde uitbuiten om consumenten aan te trekken en haar parfums met dit doel op de markt bracht als replica’s van de bekende L’Oréal parfums, concludeerde de rechtbank dat het voordeel dat in dit geval werd behaald, werd beschouwd als oneerlijk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, onder g). Bijgevolg voldeed de reclame van Bellure niet aan de vereiste voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame krachtens artikel 3 bis, lid 1, van Richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/55/EG.

Conclusie

Samenvattend kan worden gesteld dat er sprake kan zijn van merkinbreuk als vergelijkende reclame niet voldoet aan de rechtmatigheidsvereisten die zijn vastgelegd in de Richtlijn Vergelijkende Reclame. Als gevolg hiervan wordt de toelaatbaarheid van vergelijkende reclame bepaald door de rechtmatigheidsvoorwaarden van art. 4 van de huidige Richtlijn 2006/114/EG inzake vergelijkende reclame. Alleen als niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan merkinbreuk onder art. 10(2) van de huidige Merkenrichtlijn 2015/2436 worden vastgesteld. Omgekeerd kan rechtmatige vergelijkende reclame op grond van de Richtlijn Vergelijkende Reclame niet leiden tot merkinbreuk.

De mening van de auteur

De zaak L’Oreal vs Bellure had een merkbare invloed op de reclamepraktijken. Het was vooral een positieve uitspraak voor de grote merkeigenaren met een sterke reputatie, omdat het voor de kleinere bedrijven moeilijker werd om vergelijkingslijsten te gebruiken om hun producten aan te prijzen als alternatieven voor de bekende producten. Deze beslissing had echter een negatief effect kunnen hebben op de concurrentie in de interne markt van de Europese Unie. Daarom, gezien het feit dat de houding van de Europese wetgever ten opzichte van vergelijkende reclame vrij gunstig is, is het vinden van een passend en eerlijk evenwicht tussen de marketingstrategie van vergelijkende reclame en de bescherming van handelsmerken uiterst belangrijk voor alle betrokken partijen, waaronder eigenaren van bekende merken, kleinere fabrikanten en consumenten om de interne markt goed en in overeenstemming met zijn doelen te laten functioneren.

Bronnen:

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 juni 2008. O2 Holdings Limited en O2 (UK) Limited/Hutchison 3G UK Limited.  https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-533/06

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 juni 2009. L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC en Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd en Starion International Ltd. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-487/07

Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame, PB L 250 van 19.9.1984.

Richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen, PB L 290 van 23.10.1997.

Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, PB L 376 van 27.12.2006.

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PB L 299 van 8.11.2008Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PB L 336 van 23.12.2015.

Vasiliki Papanikolaou, “Vergelijkende reclame in relatie tot handelsmerkrechten en consumentenbescherming”, 2021. https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2969563/theFile

Lazaros Grigoriadis, “Comparing the Trademark Protections in Comparative and Keyword Advertising in the United States and European Union“, California Western International Law Journal, Vol. 44, No. 2 [2014], Art. 3. https://www.academia.edu/79541405/Comparing_the_Trademark_Protections_in_Comparative_and_Keyword_Advertising_in_the_United_States_and_European_Union

L’Oreal ruikt succes in ‘geur-alike’ zaak. https://marketinglaw.osborneclarke.com/media-and-ip/loreal-smells-success-in-smell-alike-case/

Geur-alike/look-alike parfumzaak een snuifje dichter bij oplossing nu advocaat-generaal zijn conclusie bekendmaakt. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=da0604ad-e539-4a74-a45b-91c0a11b33fc