Crossing lines in advertising

Par Varvara Riasnaia Trademark Paralegal Ipsilon Benelux | Ipsilon Group

Traduction depuis l’anglais avec DeepL.

La publicité est le moteur du commerce et du progrès. L’un des aspects essentiels de la publicité contemporaine est la comparaison. Les fabricants et les fournisseurs s’efforcent de faire ressortir leurs produits, de montrer leurs avantages en les comparant aux produits des concurrents. Ce type de publicité est apparu pour la première fois dans les années 1970 aux États-Unis. Depuis lors, cette stratégie de marketing s’est progressivement développée et diverses mesures législatives ont été adoptées dans différents pays pour réglementer la publicité comparative. Ce billet présente brièvement le cadre juridique de la publicité comparative dans l’Union européenne (UE) et une jurisprudence célèbre en matière de publicité comparative et de contrefaçon de marque.

La publicité comparative : Définition et base juridique dans l’Union européenne

Le principal instrument juridique régissant la publicité comparative dans l’UE est la directive 2006/114/CE sur la publicité trompeuse et la publicité comparative (ci-après dénommée “directive sur la publicité comparative”). Selon son article 2, la publicité comparative est toute publicité “qui identifie explicitement ou implicitement un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent”. La directive sur la publicité comparative définit les conditions dans lesquelles la publicité comparative est autorisée et garantit que ces publicités n’induisent pas les consommateurs en erreur et ne nuisent pas à la réputation des concurrents. Les principales exigences sont les suivantes :

Comparaison objective : La comparaison doit être fondée sur des caractéristiques objectives, telles que le prix, la qualité ou d’autres attributs mesurables, et ne doit pas fausser la base factuelle de la comparaison.

Homogénéité : les biens ou services comparés doivent avoir la même finalité ou satisfaire les mêmes besoins.

Ne pas induire en erreur : La publicité ne doit pas induire en erreur les consommateurs quant à la nature, aux propriétés ou au statut juridique des produits ou services comparés.

Pas de risque de dénigrement : La comparaison ne doit pas discréditer ou attaquer injustement les marques, noms commerciaux ou autres signes distinctifs d’un concurrent.

Concurrence loyale : La comparaison ne doit pas tirer injustement profit de la réputation ou de la marque d’un concurrent.

Pas d’usage parasitaire : Il est interdit de présenter des produits ou des services comme des imitations ou des répliques d’autres produits ou services auxquels s’applique une marque ou un nom commercial protégé.

Pas de confusion : La publicité ne doit pas créer de confusion entre le produit de l’annonceur et celui du concurrent, en particulier en ce qui concerne l’identité de la marque.

Publicité comparative et contrefaçon de marque

D’après les considérants de la directive sur la publicité comparative, on peut juger que l’attitude du législateur européen à l’égard de la publicité comparative est plutôt favorable, car elle peut renforcer la concurrence entre les fournisseurs au profit du consommateur, ce qui est l’un des objectifs du marché intérieur.

Les considérants 13 à 15 indiquent que la mesure visant à identifier les produits ou services d’un concurrent par référence à une marque dont ce dernier est le propriétaire peut être indispensable pour rendre la publicité comparative efficace, en dépit du fait que le propriétaire a le droit exclusif d’empêcher tous les tiers n’ayant pas son consentement d’utiliser sa marque. Toutefois, un tel usage de la marque d’un tiers dans la publicité comparative doit respecter toutes les conditions pertinentes prévues par la directive sur la publicité comparative.

La question de savoir si la publicité comparative peut toujours porter atteinte aux droits exclusifs des marques même lorsqu’elle remplit toutes les conditions cumulatives énoncées dans la directive sur la publicité comparative a été abordée dans les affaires historiques O2 Holdings c. Hutchison en 2008 et L’Oréal c. Bellure en 2009.

O2 Holdings Limited (O2), un fournisseur de téléphonie mobile britannique, a intenté une action en justice contre son concurrent, Hutchinson 3G Limited (H3G), au sujet d’une publicité comparant le service de téléphonie mobile de H3G à celui de O2. La publicité comportait des images de bulles, un symbole étroitement associé aux produits de O2, pour lesquels O2 détient plusieurs marques déposées. En conséquence, O2 a intenté une action en justice contre H3G pour violation de ses “marques de bulles”.

L’affaire a finalement été portée devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), qui a répondu à la question suivante : l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 89/104 sur les marques doit-il être interprété comme permettant au titulaire d’une marque enregistrée d’interdire à un tiers d’utiliser un signe similaire à la marque dans une publicité comparative pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque, même lorsque cet usage ne crée pas de risque de confusion dans l’esprit du public ? En l’espèce, l’utilisation par H3G de l’imagerie de la bulle n’a pas créé de confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine des services. La publicité, dans son ensemble, n’a pas créé de lien commercial entre les parties impliquées dans le litige.

La CJCE a répondu négativement à cette question, car l’utilisation d’un signe similaire n’a pas entraîné de confusion dans l’esprit du public. La publicité répondait aux exigences de l’article 3 bis, paragraphe 1, point d), de la directive 84/450 sur la publicité trompeuse et comparative, telle que modifiée par la directive 97/55 – à savoir qu’elle ne créait pas de confusion sur le marché – en vertu de laquelle la publicité comparative était autorisée.

L’affaire L’Oréal c. Bellure est une autre affaire importante liée à l’utilisation des marques dans la publicité comparative. Dans cette affaire, Bellure vendait des répliques de parfums et les comparait aux parfums de L’Oréal dans sa publicité. Comme l’emballage de Bellure ressemblait beaucoup à celui de L’Oréal, la société fournissait des listes de comparaison indiquant quels parfums Bellure correspondaient à ceux de L’Oréal. L’Oréal a poursuivi Bellure pour contrefaçon de marque. L’affaire a été portée devant la Cour d’appel, qui a posé plusieurs questions à la CJCE.

En vertu de l’article 3 bis, paragraphe 1, point g), de la directive 84/450 sur la publicité trompeuse et la publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55, la publicité est interdite lorsqu’elle “tire indûment profit de la réputation d’une marque”. La CJCE a précisé que cela se produit lorsqu’un tiers utilise un signe similaire à une marque notoire pour “surfer sur la vague” de la marque, en cherchant à profiter de sa réputation et de l’attrait qu’elle exerce sur le public, et à bénéficier des efforts de marketing déployés par le titulaire de la marque pour construire et maintenir l’image de cette dernière, sans offrir de compensation financière.

La CJCE a également précisé que l’obligation pour la publicité comparative de ne pas présenter les produits comme des imitations ou des répliques s’appliquait à toute imitation, et pas seulement aux produits de contrefaçon. En outre, cette condition s’applique non seulement aux publicités qui promeuvent directement l’imitation, mais aussi à celles qui la suggèrent indirectement par leur présentation générale et leur contexte économique.

Étant donné que Bellure visait à exploiter la réputation de L’Oréal pour attirer les consommateurs et qu’elle commercialisait ses parfums comme des répliques des parfums bien connus de L’Oréal à cette fin, le tribunal a conclu que l’avantage obtenu dans ce cas était considéré comme déloyal au sens de l’article 3 bis, paragraphe 1, point g). Par conséquent, la publicité de Bellure ne remplissait pas les conditions requises pour une publicité comparative admissible en vertu de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 sur la publicité trompeuse et la publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55.

Conclusion
En résumé, il peut y avoir atteinte à la marque si la publicité comparative ne satisfait pas aux exigences de légitimité énoncées dans la directive sur la publicité comparative. Par conséquent, la licéité de la publicité comparative est déterminée par les conditions de légitimité énoncées à l’article 4 de l’actuelle directive sur la publicité comparative 2006/114/CE. Ce n’est que si ces conditions ne sont pas remplies que l’on peut conclure à une contrefaçon de marque au sens de l’article 10, paragraphe 2, de l’actuelle directive sur les marques 2015/2436. Inversement, une publicité comparative licite au sens de la directive sur la publicité comparative ne peut pas entraîner de contrefaçon de marque.

Avis de l’auteur

L’affaire L’Oréal contre Bellure a eu un impact notable sur les pratiques publicitaires. Il s’agit d’une décision positive, principalement pour les propriétaires de grandes marques jouissant d’une solide réputation, car il est devenu plus difficile pour les petites entreprises d’utiliser des listes de comparaison pour promouvoir leurs produits en tant qu’alternatives aux produits bien connus. Toutefois, cette décision aurait pu avoir un effet négatif sur la concurrence dans le marché intérieur de l’Union européenne. Par conséquent, étant donné que l’attitude du législateur européen à l’égard de la publicité comparative est plutôt favorable, la recherche d’un équilibre approprié et juste entre la stratégie marketing de publicité comparative et la protection des marques est extrêmement importante pour toutes les parties concernées, y compris les propriétaires de marques connues, les petits fabricants et les consommateurs, afin que le marché intérieur fonctionne correctement et conformément à ses objectifs

Sources:

Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juin 2008. O2 Holdings Limited et O2 (UK) Limited contre Hutchison 3G UK Limited. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-533/06

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2009. L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie / Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-487/07

Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse JO L 250 du 19.9.1984

Directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative, JO L 290 du 23.10.1997.

Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, JO L 376 du 27.12.2006.

Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JO L 299 du 8.11.2008Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JO L 336 du 23.12.2015.

Vasiliki Papanikolaou, “Comparative Advertising in relation to Trademark Rights and Consumer Protection”, 2021. https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2969563/theFile

Lazaros Grigoriadis, “Comparing the Trademark Protections in Comparative and Keyword Advertising in the United States and European Union“, California Western International Law Journal, Vol. 44, No. 2 [2014], Art. 3. https://www.academia.edu/79541405/Comparing_the_Trademark_Protections_in_Comparative_and_Keyword_Advertising_in_the_United_States_and_European_Union

L’Oréal sent le succès dans l’affaire des “senteurs”. https://marketinglaw.osborneclarke.com/media-and-ip/loreal-smells-success-in-smell-alike-case/

L’affaire des parfums à l’odeur et à l’apparence similaires est sur le point d’être résolue grâce aux conclusions de l’avocat général. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=da0604ad-e539-4a74-a45b-91c0a11b33fc